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江苏省南京市中级人民法院民事判决书（2010）宁知民初字第472号原告南京宝庆首饰总公司，住所地在江苏省南京市白下区太平南路107号。法定代表人尹顺荣，该公司总经理。委托代理人王春华，江苏国泰新华律师事务所律师。被告南京宝庆银楼连锁发展有限公司，住所地在江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区龙飞路12号。法定代表人孔玲俐，该公司董事长。委托代理人苏德军，北京市隆安（南京）律师事务所律师。委托代理人刘能斌，江苏博事达律师事务所律师原告南京宝庆首饰总公司（以下简称宝庆首饰总公司）诉被告宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称宝庆连锁公司）侵害商标专用权及不正当竞争一案，本院于2010年10月12日立案受理，并依法组成合议庭，于2011年2月18日公开开庭审理本案。原告宝庆首饰总公司委托代理人王春华，被告宝庆连锁公司委托代理人苏德军到庭参加诉讼，本案已审理终结。原告宝庆首饰总公司诉称，其是第5553431号、265875号、1142752号注册商标的权利人，被告宝庆连锁公司未经同意，擅自在中央商场专柜及尚品店、泰州市第一百货商场店（以下简称泰州一百店）使用其注册商标进行经营，侵犯了原告对上述商标的专用权。被告在中央商场专柜及尚品店内销售非宝庆银楼产品，足以使普通消费者对产品来源产生误认，属不正当竞争行为。另外，被告同样在未经原告同意的情况下，擅自使用与原告相类似的商品包装装潢足以使消费者误认，构成不正当竞争。由于被告的不正当竞争行为使消费者对产品的来源和店面的经营者产生误认，从而削减了原告的市场份额，已经给原告造成了相应的经济损失，请求判令被告宝庆连锁公司1、立即停止商标侵权和不正当竞争行为；2、赔偿原告经济损失30万元；3、承担原告为制止侵权行为所支出的交通费、律师费、公证费等费用计5万元；4、在首饰行业报刊和省内公开发行的报刊上发表消除影响的声明；5、被告承担本案全部诉讼费用。被告宝庆连锁公司辩称，1、被告与南京宝庆首饰有限责任公司分别于2005年1月1日、2006年10月、2007年10月17日签订的三份商标使用许可协议约定，被告享有在自己的经营业务中合理使用涉案商标、字号及服务标识的合法权利；2、根据上述三份协议，被告作为独立的法人，有权根据自己的经营范围在自主经营的场所销售被告的自主品牌，即被告有权在中央商场专柜和尚品店销售非宝庆银楼饰品，因此，不构成对原告的不正当竞争；3、被告从未进行相关的引人误解的虚假宣传，被告所售的宝庆牌商品均是从宝庆银楼配送公司采购，并且对商品的来源都进行了明确的标注，同时，被告在销售非宝庆银楼饰品的过程中也明确的标注了宝庆银楼连锁的字样，这足以让消费者对相关的商品的来源进行区分，所以也不存在虚假宣传的不正当竞争行为。综上，原告诉请没有事实和法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。经审理查明：一、涉案商标注册登记情况第265875号图文商标，核定使用商品：第56类，工艺品、首饰；第5553431号文字商标，核定使用商品：第14类，仿金制品、贵重金属艺术品、宝石（珠宝）、小饰物（珠宝）、链（珠宝）、戒指（珠宝）、耳环、别针（首饰）；第1142752号文字商标，核定使用商品：第14类，戒指、项链、挂坠、手镯、耳环、别针（贵金属）、领带夹、袖扣、工艺品（贵重金属），前述商标原权利人为宝庆首饰总公司，后转让给南京宝庆银楼首饰有限责任公司（下称宝庆首饰公司），现所有人均为宝庆首饰总公司。二、被告宝庆连锁公司设立情况 2004年10月22日，宝庆首饰公司与江苏兆麟首饰有限公司（2005年7月22日，该公司更名为江苏创煜工贸有限公司（下称江苏创煜公司））。共同出资200万元成立宝庆连锁公司。公司经营范围：金银珠宝首饰加工、生产、销售、展览；连锁加盟店的发展、管理。三、涉案商标、字号及服务标识使用许可合同约定的主要内容及履行情况 1、2005年1月1日，原商标权利人宝庆首饰公司（甲方）与宝庆连锁公司（乙方）订立《“宝庆”商标及服务标识使用管理协议》（以下简称合同一），主要约定内容：一、乙方有权在自己的经营业务中合理使用“宝庆”商标，并遵守相关规定，不得损害宝庆声誉；三、乙方有权根据需要，在南京市以外地区发展加盟对象，加盟协议的订立、加盟店的管理、产品统一配送，必须符合双方制定的“宝庆加盟店加盟手册”的规范要求，加盟协议必须报甲方批准后生效，否则甲方不予认可等。六.1、乙方在使用和管理“宝庆”商标中，有严重违反本协议，侵害“宝庆”声誉和甲方利益的，包括开设加盟店严重侵害“宝庆”声誉，甲方有权解除本协议；同时约定未经甲方同意，乙方在加盟店以外地点擅自使用有关宝庆商标内容（如商品条形码、防伪标签等），甲方将对乙方每次处以5000元以内的罚款；六.3、协议自签订之日起生效，至乙方经营期满止。协议还约定了加盟费用的收取、及管理费用的支出、乙方向甲方上缴的商标使用管理费和每年递增比例并向甲方上报每月财务报表（资产负债表、损益表）等。 2、2006年10月，江苏创煜公司（甲方）与宝庆首饰公司（乙方）签订《补充协议》（以下简称合同二），主要约定内容：甲乙双方作为宝庆连锁公司的股东，双方权利义务关系除受公司章程调整外，就宝庆连锁公司的存续发展及拓展宝庆品牌等相关事宜经双方协商一致，达成以下补充协议。一、双方同意宝庆连锁公司与江苏兆麟工贸有限公司的承包经营合同终止，宝庆连锁公司自主经营，自负盈亏，乙方持有宝庆连锁公司20%股权转让给甲方，转让价为40万元。甲乙双方原签订的发起人协议终止；二、乙方同意宝庆连锁公司有权使用“宝庆银楼”注册商标及字号，按照10万元／年标准向乙方支付商标使用费（品牌使用费）；三、在符合乙方加盟店设立标准及“宝庆银楼”商标管理规定条件下，宝庆连锁公司可设立宝庆专卖店，但必须由宝庆连锁公司报乙方审批。营业后按其销售额的1%向乙方缴纳品牌管理费。所经营“宝庆”牌产品必须全部从配货公司采购；四、乙方继续授予宝庆连锁公司在南京市区域外发展、经营、管理宝庆加盟店的权利，但不仅限于宝庆连锁公司，乙方拥有自行或授予其他公司经营发展的权利。宝庆连锁公司及其它公司必须按照加盟标准执行。对于符合加盟标准的，由宝庆连锁公司报乙方审批；五、双方确认并同意宝庆连锁公司的企业名称不因此次宝庆连锁公司股东的变更而变更，不因任何方的产权结构或股东结构的调整而影响宝庆连锁公司的合法存续；六、宝庆连锁公司在使用“宝庆连锁”商标及服务标识过程中，如出现严重违反乙方品牌使用管理规定，侵害“宝庆银楼”声誉和乙方利益情形的，乙方有权解除宝庆连锁公司设立协议和本协议，并追究相关法律责任；七.1、本协议有效期限与宝庆连锁公司法定存在的期限一致；九、本协议若与双方在此协议之前所签协议的条款内容冲突，以此协议为准。 3、上述合同一、二履行过程中，宝庆首饰公司与北京创盈科技产业集团有限公司于2006年12月8日签订《协议书》设立南京宝庆银楼饰品配送有限公司（以下简称宝庆银楼配送公司），该公司承担为宝庆品牌旗下经营者统一配货。另查明，宝庆首饰公司在2007年4月16日制定的《宝庆银楼配送公司货品配送细则》中规定：货品配送对象包括：宝庆总店、宝庆连锁公司直营店、各地加盟店、所有宝庆首饰子公司（宁港合资南华宝庆公司除外）。 4、2007年10月17日，江苏创煜公司（甲方）与宝庆首饰公司（乙方）、南京宝庆银楼加盟连锁发展有限公司（丙方即宝庆连锁公司）签订《协议书》（以下简称合同三），与本案相关的主要约定内容：二、丙方根据协议有权开设宝庆加盟店。南京市城区（不包括江宁、江浦、溧阳、高淳、六合等）按销售额的1%向乙方交纳品牌管理费，其余地区按加盟店形式及标准向乙方交纳加盟费等品牌管理费；四、丙方在南京市内开设的宝庆加盟店，其黄金产品的销售价必须与乙方保持一致，其余产品的价格尽量一致，各店对外产品降价、打折的广告宣传必须向乙方报批，其余的以提高宝庆品牌的美誉度及正面宣传宝庆为原则自行宣传；五、在符合乙方加盟店设立标准条件下，丙方可开设宝庆加盟店，但必须由丙方报乙方审批；七、本协议有效期与2006年10月签订的《补充协议书》一致；八、若与在此协议之前，所签协议的条款内容冲突，以此协议为准。 5、2009年12月29日，宝庆首饰总公司（甲方）与案外人江苏创盈珠宝首饰有限公司（乙方，宝庆连锁公司为访公司的股东之一）签订《合作框架协议》，其中表述，双方为了在以往合作的基础上进一步加强从合作经营提升为战略合作伙伴关系，本着“真诚合作、认真办事、互惠共羸、共同发展”为原则，经协商决定，甲方以增资扩股形式吸收乙方建立合资公司，并约定双方原合作的宝庆连锁公司由双方共同对该公司所属的各直营店进行筛选，确定为保留的以2009年12月31日为截止日对各直营店投资、装潢等委托中介机构进行审计评估，以其评估额作为入股合资公司的部分资金，不予保留的直营店由乙方负责办理关闭。三、南京中央商场宝庆银楼专柜及尚品店、泰州市第一百货商场宝庆银楼店设立情况涉案三份协议签订后原被告双方或所涉合同当事人基本依协议约定履行。被告宝庆连锁公司共开设加盟店或直营店29家门店。包括本案涉及的2006年开设的中央商场专柜和2007年开设的中央商场尚品店。泰州一百店是2010年3月9日宝庆连锁公司将原开设在泰州市青年南路406号的苏果超市中的专柜关闭后，将经营地点变更到泰州市海陵北路299号泰州第一百货商场一楼，营业面积由原来的38㎡变更为26㎡，为此被告宝庆连锁公司向原告宝庆首饰总公司提出申请。原告宝庆首饰总公司于2010年3月12日回复被告称，“因2009年12月30日我司已与贵司及贵司的合作伙伴江苏创盈珠宝首饰公司签订了‘合作框架协议和备忘录’，目前资产审计和评估已有初步结论，此时贵司在泰州第一百货商场再开店将会影响到资产审计和评估的结果以及进一步的合作事宜，所以我司对上述报告不予批准。根据‘合作框架协议和备忘录’的内容，贵司名下的所有门店在资产审计和评估后将统一移交总公司。为了进一步做大做强‘宝庆’品牌，扩大‘宝庆’品牌在泰州的影响，希望贵司将泰州第一百货商场的有关信息移交我司发展部，以便进一步接洽、开店（专柜），这也符合我们双方的共同利益。”之后双方未最终达成进一步的合作协议，并因此产生矛盾。宝庆首饰总公司也就未再批准宝庆连锁公司的此项申请。在此情形下，被告宝庆连锁公司以直营店形式营业至今。四、原告指控被告侵权的事实 2009年12月11日、2010年5月8日，原告宝庆首饰总公司分别申请江苏省南京市钟山公证处对被告开设的中央商场宝庆银楼尚品店和中央商场宝庆银楼专柜台及开设在泰州一百店专柜实际经营中使用涉案商标和服务标识情况进行证据保全公证。 2010年8月25日，被告宝庆首饰公司向原告宝庆连锁公司、江苏创煜公司发出《解除2005年1月1日〈“宝庆”商标及服务标识使用管理协议〉、2006年10月〈补充协议〉相关条款及2007年10月17日〈协议书〉的通知》，认为宝庆连锁公司的违约行为严重违反了宝庆首饰公司品牌使用规定及相关约定，严重损害了“宝庆”、“宝庆银楼”商标及字号的商誉，严重侵害了宝庆首饰公司利益，且宝庆首饰公司连续三次催告仍未改正。根据相关法律规定及协议约定，特此通知宝庆连锁公司、江苏创煜公司于即日起解除涉案三份协议，宝庆连锁公司立即停止使用所有“宝庆”、“宝庆银楼”商标及字号，立即清除所有相关标识。 2010年9月20日，宝庆连锁公司等另案向本院起诉宝庆首饰公司请求确认解除协议通知无效，宝庆首饰总公司作为第三人参加该案诉讼。同年10月12日，宝庆首饰总公司以宝庆连锁公司商标侵权等提起本案诉讼。以上事实有涉案商标注册证、涉案商标许可使用协议及关联协议、相关公证书、申请及回复函件、解除涉案合同通知书、以及当事人陈述和质证意见、开庭笔录等证据为证。本案争议焦点：被告宝庆连锁公司开设的涉案门店中使用涉案商标、字号及服务标识的行为是否构成商标侵权和不正当竞争行为。本院认为，根据查明的案件事实，原告宝庆首饰总公司指控被告宝庆连锁公司未经其许可，擅自使用商标，构成商标侵权及不正当竞争主张不能成立，理由是：第一、被告使用涉案商标、字号及服务标识是基于其与原商标权利人宝庆首饰公司的三份协议。上述协议合法有效，合同当事人除依约定履行外，还在履行过程中对履行方式通过双方实际履行行为予以认可。原告宝庆首饰总公司是明知的，且在商标权转让后还继续代为履行相应的权利义务。根据涉案协议约定，被告宝庆连锁公司有权在其经营业务中合理使用涉案商标、字号及服务标识，同时合同当事人约定合同的有效期限与宝庆连锁公司法定存续期限一致。宝庆连锁公司的经营范围包括金银珠宝首饰加工、生产、销售、展览；连锁加盟店的发展、管理等。由此可见，宝庆连锁公司在存续期间，均有权合理使用涉案商标、字号及服务标识。第二、被告宝庆连锁公司分别于2006年和2007年在南京中央商场开设专柜和尚品店，并一直以直营店的形式经营多年，在双方产生纠纷前均基本依协议履行，该经营形式原商标权利人宝庆首饰公司和本案原告亦是认可的，特别是在原商标权利人宝庆首饰公司有关配送细则中明确的宝庆连锁公司存在直营店的形式，更进一步证明这种经营方式合同当事人通过实际履行确认了该使用方式符合合同约定。因此，在宝庆连锁公司合法存续期间，此两店均有权在自己的经营业务中合理使用涉案商标、字号及服务标识。因此，不存在商标侵权的情形和不正当竞争行为。但对于被告宝庆连锁公司在2010年10月关闭中央商场尚品店后，另换新址重新开设“宝庆银楼尚品城”，其扩大经营规模和范围的行为，缺少合同依据，且原告宝庆首饰总公司也以另案（（2010）宁知民初字第575号）提起侵权之诉，本院已对该案作出一审判决。第三、泰州一百店是由原泰州苏果超市店迁至其新址，在被告向原告宝庆首饰总公司申请时，宝庆首饰总公司以其与宝庆连锁公司的关联公司已签署《合作框架协议和备忘录》为由未予批准，但被告以直营店形式营业至今。就查明的案件事实看，首先，原被告之间存在着事实上的商标及服务标识等许可与被许可合同关系，与本案密切相关的涉案合同在本院另案（（2010）宁知民初字第465号）确认解除协议通知无效一案已判决确认宝庆首饰公司和本案原告宝庆首饰总公司认可的解除协议通知无效，即意味着双方仍存在商标许可合同关系。因此，在存在有效合同的前提且符合合同约定的条件下，不存在侵权法律关系。其次，被告宝庆连锁公司开设的原泰州苏果超市加盟店是经过原告宝庆首饰总公司批准并符合合同约定的设立条件。但在该加盟店因经营需要迁址时，宝庆首饰总公司在上述未签事由消除（最终双方或关联主体未实际履行合作框架协议）后，仍拒绝续签加盟合同，有违原协议中合理使用授权商标及服务标识的约定。再次，该店虽由原加盟店形式转为直营店经营，但其经营面积比原店面缩小，因此，只要被告在新址按协议正常履行相应的权利义务，并不会损害商标权利人的权利和实质利益。另外，如果商标权利人对此经营方式不予认可，其完全可以依原协议追究相应的违约责任。事实上，原告及宝庆首饰公司也是这样认为的。因为，原合同当事人宝庆首饰公司2010年8月25日发出、原告宝庆首饰总公司认可的解除涉案合同前，宝庆首饰公司三次以相同内容向宝庆连锁公司发函，认为宝庆连锁公司存在多处违约行为，并要求被告宝庆连锁公司按合同约定承担违约责任，其也是依协议以被告29家门店每家5000元计算原告应缴纳14.5万元违约金（协议中所称的罚款）。由此可以清楚地看出，在宝庆首饰公司发出解除协议通知前，宝庆首饰公司、本案原告宝庆首饰总公司均认为原告宝庆连锁公司此前的所有的行为、包括泰州一百店变更经营地点的行为均是违反双方协议条款的一般违约行为，并应依协议约定的违约条款要求其承担违约责任。原告其自身主观上亦是仅认为被告存在的是违约行为，而非严重违约行为或严重损害涉案商标声誉和严重损害其利益的行为。因此，即使被告宝庆连锁公司存在原告所称的违约行为，或类似泰州一百店变更经营地点行为，其也应依合同约定的违约条款要求其承担相应的违约责任，而无需以此为由认为被告构成商标侵权及不正当竞争行为。第四、需要特别指出，基于本案事实，依据相关合同当事人协议约定，被告应当在协议约定的合理使用范围内使用涉案商标和服务标识，考虑到原告及宝庆首饰公司对涉案合同的履行中已向被告明示其认为的违约行为，被告应当在2010年8月25日宝庆首饰公司、宝庆首饰总公司认可的，向被告发出解除涉案协议通知到达之日时止，被告宝庆连锁公司只能在其设立的29家门店，原经营地点、原经营规模、原使用方式提前下使用涉案商标、字号及服务标识，该范围就是协议约定的并通过双方及关联主体以行为认可的被告合理使用的范围，在该范围内属于权利人许可的范围。超出该范围则应当依相关协议需经原告或合同当事人的许可。同时双方应严格全面履行涉案合同，被告应立即纠正原告明示的其存在的违约行为。综上，原告指控被告宝庆连锁公司在中央商场专柜、中央商场尚品店、泰州一百店中使用涉案商标的行为，侵犯其涉案商标权并构成不正当竞争行为，没有事实和合同依据，本院对其诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第四十条第一、二款、第五十二条第（一）、（二）、（五）项之规定，判决如下：驳回原告南京宝庆首饰总公司全部诉讼请求。本案案件受理费6550元，由原告南京宝庆首饰总公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院；同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（汇往户名：江苏省高级人民法院；开户行：南京市农业银行山西路分理处；账号：03×××75）。审　判　长　　卢　山审　判　员　　殷源源代理审判员　　周　晔二〇一一年十二月三十日书　记　员　　邢　芳